스타트업·벤처·중소기업의 특허 분쟁 자문 현장에서 가장 자주 마주치는 상황 중 하나가 발명자 대표이사 개인 명의로 등록된 특허이다. 창업 초기 비용 부담을 줄이거나, 향후 분쟁 시 법인 리스크 차단을 의도해 의도적으로 개인 명의로 출원한 사례, 혹은 단순 행정 미숙으로 직무발명 양도 절차를 누락한 사례까지 원인은 다양하다. 문제는 이 상태에서 경고장(cease-and-desist letter)을 발송하는 순간, 발명자 개인이 미국 연방법원에서 개인적으로 피소될 위험에 무방비로 노출된다는 점이다.
본 글에서는 발명자 개인 명의 특허를 법인으로 이전하지 않은 채 경고장을 발송했을 때 발생하는 세 가지 결정적 위험과, 한국·미국 양국의 양도 절차, 그리고 실무 체크리스트를 종합 정리한다.
1. 위험 ① — 발명자 개인이 비침해 확인소송의 피고가 된다
미국에서 경고장 수령자는 MedImmune v. Genentech (U.S. 2007) 이후 매우 낮은 문턱으로 비침해 확인소송(declaratory judgment action)을 제기할 수 있다. 이때 피고가 되는 것은 경고장 발송 명의자이다. 발명자 개인 명의로 경고장이 발송되었다면, 피고는 그 발명자 개인이 된다.
2024년 5월 Federal Circuit이 SnapRays v. Lighting Defense Group 판결에서 확립한 법리에 따르면, 경고장 발송만으로도 수령자의 본거지에 특별 인적관할(specific personal jurisdiction)이 발생할 수 있다. 즉 한국에 거주하는 발명자가 미국의 일면식 없는 주에서 개인 자격으로 응소해야 할 수 있다는 의미이다.
법인이 피고일 때와 개인이 피고일 때의 가장 큰 차이는 다음과 같다.
- 디스커버리 범위: 개인 통신 기록, 개인 재정 정보, 개인 세무 자료까지 디스커버리 대상이 된다
- 자산 압류 위험: 패소 시 개인 명의 부동산·예금까지 집행 대상
- 응소 비용: 한국 거주자가 미국 변호사를 개인 자금으로 선임해야 함
2. 위험 ② — 패소 시 변호사비를 개인이 부담한다
미국 특허법 35 U.S.C. § 285는 “법원은 예외적 사건에서 승소 당사자에게 합리적 변호사비를 인용할 수 있다”고 규정한다. 2014년 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness (U.S. 2014) 판결 이후 “예외적 사건(exceptional case)”의 문턱은 현저히 낮아졌다.
연방대법원은 종전 Federal Circuit의 엄격한 “주관적 악의 + 객관적 근거 부재” 이중요건을 폐기하고, “다른 사건들과 두드러지게 다른 정도”면 충분하다고 판시하였다. 결과적으로 최근 수년간 Imperium IP v. Samsung (E.D. Tex. 2018) 사건처럼 단일 사건에서 700만 달러를 초과하는 변호사비 배상 사례가 누적되고 있다.
📚 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 572 U.S. 545 (2014).
여기서 결정적 위험은, 법인 명의로 소송이 진행된 경우에도 발명자 개인이 변호사비 책임을 질 수 있다는 점이다. Phigenix, Inc. v. Genentech (N.D. Cal.) 사건에서 캘리포니아 북부지방법원은 원고 회사의 50% 이상 지분을 보유한 주주를 변호사비 배상 책임의 당사자로 추가 참여(joinder)시켰다. 즉 형식적 법인격만으로는 개인 책임을 완전히 차단할 수 없으며, 발명자 본인이 주된 의사결정자인 경우 더욱 그러하다.
그렇다면 왜 굳이 법인 이전을 해야 하는가? 답은 명확하다. 법인 이전은 완전한 차단막이 아니지만, 추가 보호막 한 겹을 더해 준다. 법인이 피고인 경우 법원은 원칙적으로 회사의 자산만 집행 대상으로 삼으며, 주주 책임 확장은 예외적 상황에서만 허용된다. 개인이 직접 피고일 때와는 출발선 자체가 다르다.
3. 위험 ③ — 통지 자체의 효력이 부정될 수 있다
가장 간과되지만 가장 치명적인 위험이다. 2001년 Lans v. Digital Equipment Corp. (Fed. Cir. 2001) 사건에서 발명자 Lans 박사는 자신이 100% 소유한 회사에 특허를 양도한 이후 본인 개인 명의로 디지털 이큅먼트 등에 경고장을 발송하였다. 이후 회사 명의로 침해소송을 제기하자, 법원은 다음과 같이 판시하였다.
“양도 이후의 경고장은 특허권자가 아닌 자가 발송한 것이며, 이는 35 U.S.C. § 287(a)의 실제 통지(actual notice) 요건을 충족하지 못한다. 따라서 그 통지일자를 기준으로 한 과거 손해배상은 인정될 수 없다.”
📚 Lans v. Digital Equipment Corp., 252 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2001).
이 판례의 함의는 발명자 개인 명의 특허 상황에 거꾸로 적용된다. 즉 법인 이전을 해 두고도 발명자 개인이 통지를 보낸 경우는 무효이듯, 반대로 발명자 개인 명의를 유지한 채 보낸 경고장도 향후 법인 이전 후 소송 시 그 통지일자가 법인의 통지로 인정되지 않을 위험이 있다는 점이다. 결과적으로 과거 침해 손해배상의 출발점을 잃을 수 있다.
4. 한국 절차 — 권리 양도의 법적 요건
한국 특허법은 특허권 양도에 관해 다음과 같이 규정한다.
- 특허법 제37조 제1항: 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다.
- 특허법 제38조 제1항: 출원 전 권리 승계는 승계인이 출원해야 제3자에게 대항할 수 있다.
- 특허법 제38조 제4항: 출원 후 권리 승계는 상속 등 일반승계를 제외하고 특허출원인 변경신고를 해야만 효력이 발생한다.
- 특허법 제99조: 등록 후 특허권 이전은 이전등록을 해야 효력이 발생한다.
따라서 단계별로 구비할 서류는 다음과 같다.
| 단계 | 필요 서류 |
|---|---|
| 출원 전 | 권리양도계약서, 양도인 인감증명서 |
| 출원 후~등록 전 | 출원인 변경신고서, 양도계약서, 인감증명서 |
| 등록 후 | 특허권 이전등록 신청서, 양도증, 양도인 인감증명서, 위임장 |
직무발명에 해당하는 경우 발명진흥법 제10조·제12조·제13조의 절차(직무발명 완성사실 통지 → 사용자의 승계 통지 → 정당한 보상)를 추가로 거쳐야 하며, 누락 시 후일 권리 귀속 분쟁의 소지가 발생한다.
5. 미국 절차 — USPTO 양도 등록 (35 U.S.C. § 261)
한국 출원 기반의 미국 패밀리 특허가 있다면, 별도로 USPTO에 양도 등록을 해야 한다. 35 U.S.C. § 261은 다음을 규정한다.
“양도, 부여, 또는 이전을 구성하는 이익은, 후속의 선의의 유상 매수인 또는 저당권자에 대하여는, 그 일자로부터 3개월 내 또는 후속 매매·저당 이전에 USPTO에 등록되지 않는 한 무효이다.”
요지는 다음과 같다.
- 서면 양도계약서 작성 (간단한 양도증 형식도 가능)
- 양도일로부터 3개월 이내 USPTO 양도부서에 등록 (EPAS — Electronic Patent Assignment System 사용 권장)
- 수수료 1건당 $40, 추가 특허 $25씩
- 3개월 경과 후에도 등록은 가능하지만, 그 사이에 등장한 선의의 제3자에게 양도가 무효화될 위험 발생
- 등록 후 USPTO Assignment Search 데이터베이스에서 공시 확인
📚 35 U.S.C. § 261; MPEP § 301 et seq.; Realvirt, LLC v. Lee, 195 F.Supp.3d 847, 859 (E.D. Va. 2016).
6. 실무 체크리스트 — 경고장 발송 전 7단계
지금까지의 법적 요건을 실무 순서로 정리하면 다음과 같다.
- 권리 귀속 감사(audit) — 한국 등록특허, 미국 패밀리, PCT 단계 권리를 모두 확인
- 직무발명 여부 판정 — 발명진흥법상 사용자 승계 의제 여부 검토
- 이사회 결의 확보 — 법인 측 양수의 적법성 확보 및 양도대금 결정
- 양도계약 체결 — 명확한 대가(consideration) 기재, 양도 범위(과거·미래 손해배상 청구권 포함) 명시
- 한국 특허청 절차 — 출원 단계에 맞는 출원인 변경 또는 이전등록
- USPTO 절차 — 3개월 내 EPAS 등록 완료
- 공시 확인 후 법인 명의로 경고장 발송
특히 마지막 단계 직전 USPTO Assignment Search 및 한국 등록원부에서 권리 귀속이 법인 명의로 명확히 공시되었는지 확인하는 절차는 이후 분쟁에서 standing(소송 적격) 다툼을 방지하는 결정적 안전장치이다.
7. 마치며
경고장은 분쟁의 시작이 아니라 분쟁의 입구이다. 발명자 개인 명의 특허로 그 입구를 통과하는 순간, 발명자 개인은 낯선 미국 법원에서, 개인 자산을 걸고, 개인 시간을 들여 응소해야 할 위험에 무방비로 노출된다. 반대로 경고장 발송 전에 법인 이전과 USPTO 등록을 형식적으로 완결해 두면, 분쟁 발생 시 발명자 개인은 법인의 임원·증인으로서의 역할에 한정되며, 적어도 피고 본인의 자리에서는 한 걸음 물러설 수 있다.
작은 행정 절차 하나가 수억 원의 변호사비와 개인 자산을 가르는 분기점이 되는 것이다. 경고장 발송을 고려하는 모든 발명자·창업자는, 통지 발송 그 자체보다 통지 직전의 권리 정리에 훨씬 더 많은 시간을 투자해야 한다.
※ 본 글은 일반 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 구체적 권리 양도·분쟁 전략은 변리사·미국 특허 변호사와의 개별 자문을 통해 결정하기를 권한다.
📎 참고 자료
- Lans v. Digital Equipment Corp., 252 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2001).
- Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 572 U.S. 545 (2014).
- Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc., 572 U.S. 559 (2014).
- MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007).
- SnapRays, dba SnapPower v. Lighting Defense Group, 100 F.4th 1371 (Fed. Cir. 2024); cert. denied (Apr. 1, 2025).
- Phigenix, Inc. v. Genentech, Inc., N.D. Cal. (개인 주주의 §285 책임 인정 사례).
- Imperium IP Holdings (Cayman) Ltd. v. Samsung Elec. Co., No. 14-cv-371, 2018 WL 1602460 (E.D. Tex. Apr. 3, 2018).
- 35 U.S.C. § 261 (Ownership; Assignment), § 285 (Attorney Fees), § 287(a) (Limitation on Damages and Other Remedies; Marking and Notice).
- USPTO, MPEP Chapter 300 — Ownership and Assignment.
- 대한민국 「특허법」 제37조, 제38조, 제99조.
- 대한민국 「발명진흥법」 제2조, 제10조, 제12조, 제13조.